특허출원 전 당신이 알아둬야 할 6가지

[인벤트업 컬럼] IP포트폴리오에 대한 계획이 수립되면 본격적으로 출원 준비를 시작해야 한다. 특허출원을 준비할 때 변리사를 만나 상담을 받는 경우가 많다.

변리사 입장에서 특허출원을 위한 상담을 진행할 때 겪는 애로사항 중 가장 어려운 것 중 하나는 상담자의 지식재산권에 대한 이해수준이 천차만별이라는 점이다. 변리사 못지않은 전문 용어를 구사하고 권리범위 판단에 대한 법리를 명확하게 이해하고 있는 사람이 있는 반면 특허출원을 하려는 이유와 특허권을 얻었을 때 얻는 효용과 한계를 전혀 모르고 특허라는 타이틀 하나를 만들어 보려는 사람도 있다.

맞춤형 상담을 진행하면 좋지만 사전에 모든 여건을 고려하고 대비할 수는 없는 일이다. 일사천리로 상담이 진행되는 경우도 있지만, 특허 제도의 역사와 목적부터 특허제도 강의를 해야 하는 경우도 있다.

시간을 먹고사는 직업의 특성상 배경 설명에 무한정 시간을 쓰기도 어렵다. 이번 칼럼에서는 상담할 때 많이 논의되는 특허출원 전 알아두면 좋은 사항을 살펴본다.

◇ 특허포트폴리오 계획과 매칭하라=기업이 조준하고 있는 사업목표의 가늠좌 역할을 하는 것이 IP포트폴리오다. 초기 기업일수록 설계도 역할을 하는 IP포트폴리오 계획은 필수적이다. 특허출원을 하려면, 일단 내가 특허출원하고자 하는 사항이 IP포트폴리오 계획상에서 어느 위치에 존재하는지 매칭해야 한다. 특허를 훈장처럼 매달고 다닐 필요는 없으니 자잘한 기능은 일단 뒤로 미루고 사업의 본질적이고 기본적인 부분부터 특허출원을 통해 뼈대를 세워야 한다.

◇ 발명의 소유권을 명확하게 하라=특허 출원의 주인은 출원인이다. 출원인과 발명자는 같을 수도 있고 다를 수도 있다. 다른 경우의 대표적인 예를 살펴보면, A회사의 연구원B가 특허출원할 기술을 개발한 경우다. 우리가 알고 있는 상식으로는 특허출원의 출원인은 회사A가 되고, 연구원B는 발명자로 기재되는 것을 당연시한다.

그러나 이는 회사A가 연구원B의 발명을 정당하게 승계한 경우에 한정된다. 법은 발명의 원소유자를 발명자로 규정하고 있다. 즉, 회사A는 연구원B의 발명을 승계한 것일 뿐이다. 따라서 회사A가 승계 절차를 제대로 준수하지 않거나 연구원B에게 정당한 보상을 하지 않으면 연구원B는 추후라도 문제 제기가 가능하다. 최악으로는 발명자가 승계절차를 문제 삼아 발명의 소유권을 주장하면 특허권을 발명자에게 돌려주어야 할 수도 있다.

◇ 사전 진단은 보완을 위한 수단으로 활용하자=상담하면서 가장 많이 듣는 질문은 단연, “특허출원하면 특허등록이 가능할까요?”라는 질문이다. 특허의 등록여부는 심사관이 결정한다. 이미 명백하게 공개된 기술과 동일한 내용의 기술은 특허출원을 진행하지 않을 수 있다.

그러나 그렇지 않은 중간 영역에 속하는 대부분의 발명은 사전에 등록가능성을 정확하게 진단하는 것이 불가능할 뿐 아니라 청구범위를 어떻게 작성하고 수정(보정)하냐에 따라 특허의 등록 가능성이 수시로 변하기까지 한다. 변리사가 제공하는 선행기술조사는 기존 기술과 내 기술의 차이를 명확하게 이해하고, 그 차이를 중심으로 발명의 내용을 보완함으로써 특허출원 과정에서 등록가능성을 높이는 용도로 활용하는 것이 좋다.

◇ 기술이 곧 특허는 아니다=기술이 곧 특허라고 이해하는 경우가 생각보다 많다. 그렇지 않다. 특허는 기술에 포함된 기술적 사상을 법적 요건에 따라 작성한 문서이다. 좋은 특허는 좋은 원재료인 기술과, 원재료인 기술을 특허라는 요리로 완성하는 변리사가 시너지 효과를 발휘해야 탄생한다. 변리사는 원재료를 잘 다듬어야 한고, 정해진 규격과 법적요건에 따라 맛깔스럽게 특허를 만들어내야 한다. 원재료의 특성을 요리사에게 이해시키는 것은 고객이 외면해서는 좋을 요리를 완성할 수 없다. 단, 요리법에는 많이 관여하지 않는 편이 좋다.

◇ 특허출원의 111 원칙=특허출원이 출원을 통해 등록을 받으려면, 1순위로 출원해야 하고 평균 1번 이상 거절이유를 받으며 1년 이상 시간이 걸린다.

먼저 1순위로 출원. 같은 기술이라면 특허제도는 특허출원(신청)한 사람에게 우선권을 부여한다. 이를 선원주의라고 한다. 그래서 특허출원 대상이 확정되고 출원하기로 결정되면, 가능한 신속하게 출원을 준비해야 한다. 유사한 기술이 범람할 때는 1순위로 먼저 특허 출원일을 확보하는 것이 중요하다.

다음은 1번 이상 거절이유. 출원인이 특허출원을 하게 되면 평균 1번 이상 거절이유를 받는다. 최초 의견제출통지서라는 발행되는 거절이유를 받으면 펄쩍 뛰는 출원인이 종종 있어, 출원 상담을 진행할 때 거절이유가 평균 1번 이상 발행된다는 점을 명확하게 짚어둔다.

거절이유는 특허등록을 위해 특허출원을 담금질하는 과정으로 이해해야 한다. 거절이유에 대응하는 과정은 특허의 유연성과 견고함의 균형점을 찾는 과정이다. 거절이유가 발행되면, 심사관과 의견 교환이 이루어지고, 필요시 특허 권리 범위는 선행기술과 구별되도록 보정된다.

너무 다듬으면 유연성이 떨어져 특허등록을 받더라도 다양한 특허침해 상황에 대처하기 힘들고 덜 다듬으면 견고함이 떨어져 상대방의 공격(특허무효)에 쉽게 특허권을 잃어버릴 수 있다.

적절한 균형 감각이 없으면 유연성만 강조하다 특허등록이 실패하거나, 견고하지만 별 쓸모가 없는 장식용 특허를 양산할 수 있다. 거절 이유에 대응하는 과정은 이런 균형을 확보하는 과정이어야 한다.

특허출원 후 첫 심사결과를 받아보는 데는 평균 1년 이상의 시간이 소요된다. 나아가 특허 등록이 완료되는 데는 평균 1년 반 이상 시간이 걸린다. 이 기간을 듣고 놀라는 고객이 많다. 너무 길다는 것이다. 따라서 사업 진행 일정과 특허 등록 일정이 서로 보조를 맞출 수 있도록 하려면 사전 준비가 필요하다.

심사관이 특허출원을 1년에 걸쳐 심사하는 것은 아니다. 방식심사를 마친 특허출원은 담당 심사관에게 배정되는데, 심사관들에게 1년 이상의 일거리가 쌓여 있다고 보면 된다. 정부조직인 특허청에서 무턱대고 공무원인 심사관을 늘릴 수도 없는 일이다. 대신 사정이 급한 출원인은 비용을 더 납부하고 우선 심사를 통해 4개월 안에 심사 결과를 받아볼 수 있다.

너무 이른 특허출원은 사업과 맞지 않는 특허로 전락할 가능성이 높으므로, 변화 가능성이 없는 기술부터, 실제 제품이나 서비스에 반영될 것이 확정되는 순서로 특허출원을 진행하라.

◇ 비용계획을 세우고 집행하라=특허 출원에는 비용이 든다. 멋진 계획을 세운 들 비용확보가 어렵다면 무슨 소용이 있겠는가? 특허 출원은 출원 단계, 심사 대응 단계, 등록 단계별로 비용이 소요되며, 최종 심사 결과에 불복하는 경우 심판 및 소송비용이 발생할 수 있다. 1년 이상의 기간에 걸쳐 발생하는 비용이다 보니 처음에는 이 비용이 크게 위협적으로 다가오지 않는다. 하지만 출원 건이 누적되고 여러 출원에서 동시 다발적으로 비용이 발생하기 시작하면 출원인에게 큰 부담이 될 수 있다.

국내 비용은 그럭저럭 견디더라도 해외출원이 이뤄지기 시작하면 비용이 기하급수적으로 늘어난다. 출원만 하고 추후 비용을 마련하지 못해, 등록 받기도 전에 해외출원들을 포기하는 기업을 쉽게 볼 수 있다. 이 경우 투입된 자금을 회수할 수도 없으니, 애초에 하지 않느니만 못한 일이다.