스타트업의 경우 지식재산(IP)은 기업가치를 결정하는 데 있어서 가장 중요한 요소 중 하나이다. 특히 미국 내 투자자로부터 대규모 투자를 받기 위하여 미국진출을 고려하는 경우가 많은데, 대부분의 투자자나 인수희망자는 투자하고자 하는 스타트업이 가지고 있는 IP의 잠재적 가치를 고려하여 투자나 기업인수를 결정하게 된다. 그만큼 스타트업의 IP 포트폴리오는 투자자와 인수희망자의 관심을 불러일으키기도 하지만, 해당 스타트업의 IP의 보호조치 수준에 따라서 그들의 관심을 완전히 멀어지게 하는 요인이 되기도 한다.
IP 이전 및 양도, 그리고 비공개 약정 체결 (IP Assignments and Nondisclosure Agreements)
스타트업이 가장 먼저, 그리고 간단하게 취할 수 있는 조치는, 모든 창업자와 직원들, 그리고 기타 제3의 서비스 제공자들과 IP의 이전 및 양도(assignment)와 비공개 약정(NDA: Non-Disclosure Agreement)을 체결하는 것이다. 많은 스타트업의 창업자들 간에 “내 것이 곧 네 것이고, 네 것이 곧 내 것이며, 곧 우리 모두의 것이지!”라는 안일한 생각으로 이 절차를 건너뛰는 경우가 종종 있다. 그러나 회사로의 IP 이전 및 양도가 제대로 이루어지지 않은 경우에는, 회사가 IP를 보유하고 있음을 외부에 증명하기 어려운 것은 물론, 회사가 사업을 추진하는 데에 있어서 중요하고 필수적인 IP에 대한 권리를 회사가 독점적으로 소유하지 못함으로써 문제가 생길 수 있다.
물론 IP의 원소유권자가 창업자와 내부 직원들인 경우라면, 사후적으로 IP의 이전 및 양도를 진행함으로써 어느 정도 해결이 가능하더라도 (특정 state에서는 사후적 동의만으로는 불충분하고 별도의 보상을 지급하도록 규정하는 경우도 있음), 사업 초기에 외부의 제3자와의 기술용역이나 자문계약 등을 통해 생성된 IP의 소유권을 명확히 해두지 않아 나중에 해당 IP를 사용하기 위하여 매번 제3자의 동의를 구해야 한다든지, 또는 추가비용을 지불하고 제3자의 IP 지분을 양수해야 하는 예상치 못한 일들이 발생할 수도 있으니 반드시 주의가 필요하다. 또한, 특정 주(캘리포니아 포함)에서는 종업원이 회사에 이전 및 양도할 수 있는 업무와 IP의 범위를 제한하기도 하는데, 이 부분에 대해서 미국 내 법인이 설립된 주 법의 내용을 별도로 확인하고 이를 준수하도록 IP 이전 계약서를 작성할 수 있도록 법률자문을 받는 것이 좋다.
IP 출원 및 등록 (IP Prosecution and Registration)
아무리 훌륭한 IP를 생성하였더라도 제3자의 침해로부터 보호받을 수 있는 권리를 확보하지 못하였다면 제3자의 무단사용을 손 놓고 바라보고만 있어야 하는 경우가 생길 수 있다. 따라서 IP(특히 특허권과 상표권)는 출원하고 등록까지 완료해야 법적으로 완전한 보호를 받을 수 있다는 점을 명심해야 한다.
그런데 미국 내에서의 출원비용이 한국보다 비싼 편인데다 변호사 비용 역시 한국에서 변리사를 통한 출원 비용보다 높은 편이라, 많은 스타트업들이 나중에 투자를 받고나서 미국에 출원해야지 하면서 미루는 경우가 종종 있다. 그러나 사업 초기에, 특히 특허 출원을 희망하는 기술의 경우에는 개발 후 공지 시점 이전, 늦어도 공지 후 1년 이내에는 미국 변호사나 변리사와 상담을 하여 미국 출원 여부를 결정해야만 한다. 사업에 필수적인 기술에 대한 특허출원을 미루고 미루다 한참 지나서 이제 투자도 받았고 예산의 여유가 좀 생겼으니 미국 출원을 진행해볼까 하고 미국 변호사를 찾아가더라도 이미 출원 마감시한을 도과해버린 경우가 발생할 수 있기 때문이다.
한편, IP를 출원 및 등록하였다고 끝이 아니다. 말 그대로 남들이 무단으로 내 기술이나 상표를 사용하는 것을 사후적으로 금지시키고 손해배상을 청구할 수 있는 권리를 국가로부터 부여받은 것일 뿐이지, 일단 내 기술은 대중에게 공개가 된 이상 경쟁자들의 우회 설계(design around)가 가능해진다. 실제로 외국 기업들의 특허 기술 무단침해 사례도 빈번히 발생한다. 결국엔 등록 후 권리행사(post-registration enforcement)가 더욱 중요할 수 있다. 게다가 그 누구도 예상하지 못한 획기적인 기술이라면 영원히 공개되지 않도록(보통 특허는 등록 후 약 15~18년 정도만 효력이 있음) 처음부터 영업 비밀(trade secret)로서 관리하는 것이 적합할 수 있다. 따라서 반드시 사업 초기에IP 포트폴리오 구축 전략에 대하여 IP 전문 변호사와 상담을 할 것을 권한다.
구성원들의 퇴사와 사후 관리 (Employees’ Post-Termination Management)
스타트업의 IP를 보호하는 데에 있어서 가장 큰 장애물은 어쩌면 핵심 기술을 개발한 창업자 또는 직원의 퇴사일지도 모른다. 창업자들 간의 내부적인 갈등이나 직원들이 느끼는 적절치 않은 보상 등의 문제로 기업의 핵심 구성원이 회사를 떠나게 되면, 그들은 경쟁업체로 이직하거나 직접 창업함으로써 나의 사업을 위협할 수 있다. 구성원(특히 초창기 멤버)들에 대한 합리적인 지분 보상이 중요한 이유이기도 하다.
그럼에도 불구하고, 직원들의 퇴사와 이직을 영원히 막을 수는 없다. 따라서 기업 입장에서는 고용 종료 후 합리적인 기간과 지역적 범위 안에서 비경쟁 의무(non-compete clause)를 규정한 고용계약서를 체결해두는 것이 중요하다. 물론 비경쟁 의무조항의 유효성이 주마다 다를 수 있으므로 각 주법을 확인해야 한다. 일례로 캘리포니아주의 경우에는, California Business and Professions Code Section 16600에서, 어떤 종류든 합법적인 직업, 교역, 또는 사업에 관여하는 것을 제한하는 모든 계약의 해당 부분은 무효(“every contract by which anyone is restrained from engaging in a lawful profession, trade, or business of any kind is to that extent void”)라고 규정하고 있다. 한편, 직원이 퇴사할 시점에 뒤늦게 비경쟁 약정서를 작성하는 것은, 나중에 무효가 될 가능성도 높고 이미 회사에 마음이 떠난 직원과의 갈등을 유발할 수 있으므로, 애초에 근무를 시작하기 전 고용계약 시점에서부터 이 내용을 고려하고 상호 합의를 해두는 것이 바람직하다.
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