이 글은 위포커스 특허법률사무소 이동환 변리사의 기고문입니다. 스타트업을 위한 양질의 콘텐츠를 기고문 형태로 공유하고자 하는 분이 있다면 벤처스퀘어 에디터 팀 editor@venturesquare.net으로 연락 주시기 바랍니다.
누구나 한 번쯤 ‘이중제형’ 제품을 먹어본 경험이 있을 것이다. 뚜껑 속 알약이 음료와 분리되어 있다가 뚜껑을 열면 알약과 음료를 한 번에 마실 수 있는 제품이다. 먼저 주식회사 hy(옛 한국야쿠르트)가 네추럴웨이로부터 이중캡 용기를 독점 공급받아 윌, 쿠퍼스, 엠프로3 등 제품에 사용했다. 이후 남양유업도 2021. 2. 중앙플라텍으로부터 이중캡 용기를 납품받아 포스트바이오틱스 이너케어 제품을 출시했다. 이때부터 양측은 특허권, 디자인권, 부정경쟁행위와 관련하여 치열하게 다투었다.
최근 모든 사건이 후발주자인 남양유업의 승리로 마무리되는 분위기인데, 각 쟁점의 결론만 살펴보면 다음과 같다. 우선 네추럴웨이가 보유했던 용기마개에 관한 특허(제0602418호) 청구항 제1항의 경우 선행발명에 비해 진보성이 없다는 이유로 무효가 됐다(대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10838 판결). 다음으로 부정경쟁행위금지 등 청구소송에서 1심 법원은 hy가 ‘이중제형’ 제품 개발을 위해 투자와 노력을 한 사실은 인정되나, ‘이중제형’ 용기 개념은 이전부터 공지되어 있었던 것으로서 누구나 자유롭게 사용 가능한 사항이라고 판단함으로써 남양유업의 손을 들어줬다(1심 판결 확정). 마지막으로 남양유업의 이중캡 용기에 적용된 속뚜껑은 네추럴웨이가 보유한 디자인권(제0984374호)의 권리범위에 속하지 않는다는 판결이 확정됐다(대법원 2023. 5. 18. 선고 2023후10286 판결). 현재 hy와 네추럴웨이는 민사소송에서 항소 여부를 결정해야 하는 상황인데(2023. 7. 7. 1심 원고 패소 판결), 위 대법원 확정 판결 때문에 항소 진행을 포기할 가능성이 상당하다.
이하에서는 위 디자인 소송에 대해 좀 더 구체적으로 살펴보려고 한다. 이 디자인 소송은 기존에 확립된 디자인 유사 판단기준 외에도 몇 가지 시사점을 주고 있기 때문이다. 향후 디자인 소송을 앞두고 있거나 디자인권을 확보하려고 하는 스타트업에게 도움이 될 수 있는 내용이라고 생각한다. 특허심판원(2021당1492)은 권리범위에 속한다고, 특허법원(2022허3625)은 권리범위에 속하지 않는다고 서로 반대되는 판단했다. 대법원은 특허법원의 판단을 지지했다.
한편 양 디자인의 차이점으로서 ㉠ 이 사건 등록디자인은 알약 수용부의 상면과 측면이 투명하고 나머지 부분이 불투명한 재질이지만 확인대상디자인은 전체가 투명한 재질이라는 점, ㉡ 알약 수용부 관련하여 이 사건 등록디자인은 이중 벽체 및 이중 바닥 구조이지만 확인대상디자인은 단일 벽체 및 개방된 바닥 구조를 형성한다는 점, ㉢ 이 사건 등록디자인은 돌출부 중앙에 리브가 형성되어 있으나 확인대상디자인은 돌출링(보강 리브)이 없는 점 등이 있다. 사실 양 디자인의 공통점과 차이점을 파악함에 있어서 특허심판원이나 특허법원이나 거의 비슷하게 파악하였다. 그렇다면 어떤 이유 때문에 서로 완전히 다른 결론에 이르게 된 것일까?
◆ 첫째, 제시된 선행디자인이 달랐다.
디자인 소송에서 어떤 선행디자인이 제시되는가는 매우 중요한 요소이다. 왜냐하면 등록디자인과 그에 대비되는 디자인이 공지 부분에서 동일·유사하다고 하더라도 나머지 특징적인 부분에서 서로 유사하지 않다면 대비되는 디자인은 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 수 없기 때문이다(대법원 2004. 8. 30. 선고 2003후762 판결 등). 특허심판원에 제출된 8개의 선행디자인과 특허법원에 제출된 3개의 선행디자인은 하나도 겹치는 것 없이 완전히 상이했다. 앞서 설명한 공통점 ①, ③의 경우 특허심판원에서는 선행디자인들과의 차별화 포인트로서 디자인 유사 여부 판단 시 큰 영향을 미쳤다. 하지만 특허법원에서는 공통점 ①, ③ 등이 새롭게 제출된 선행디자인들에 개시되어 있어서 상황이 바뀌었다. 결국 디자인 소송에서는 관련 사건 경험과 더불어 선행디자인 조사 및 검색 능력이 뛰어난 전문가의 조력을 받는 것이 가장 중요할 수 있다.
특허심판원은 전체 재질에서의 투명과 불투명으로 형성된 점이 심미감에 영향을 미칠 정도라고 보기 어렵다고 판단하였다. 하지만 특허법원은 디자인의 형상, 모양, 색채와 더불어 재질을 비교하여 심미감의 차이를 확인할 수 있다고 판시하였다. 즉 확인대상디자인은 차이점 ㉠ 관련하여 이 사건 등록디자인과 달리 속뚜껑 전체가 투명한 재질로 구성되어 음료용기와 결합된 병목 부분을 눈으로 직접 확인 가능하고, 속뚜껑을 분리 후 뒤집어 보지 않더라도 내부 구조를 파악할 수 있으며, 측면에서 볼 때 세로방향의 빗살무늬 너머 용기입구의 나사선과 맞물리는 구조까지 쉽게 확인된다고 보았다. 따라서 디자인등록출원서 기재 시 물품의 재질 등을 제한적으로 기재하는 것을 주의해야 할 것이다.
◆ 셋째, 공통점이 전체에서 차지하는 비중 및 공통점과 차이점 간의 관계도 고려요소이다.
특허법원은 공통점 ② 관련하여 상면 돌출의 정도와 비중이 그다지 크지 않다고 판단하였다. 더불어 그 상면 돌출된 부분에 나타나는 보강 리브의 유무 차이(차이점 ㉢)로 인해 심미감 차이가 확연하다고 보았다. 특허심판원은 공통점 ②와 차이점 ㉢ 간의 관계까지 살펴서 디자인 유사 여부를 판단하지는 않은 것으로 보인다. 디자인 유사 여부는 보는 사람의 시선과 주의를 가장 끌기 쉬운 부분을 중심으로 대비·관찰하여 일반 수요자의 심미감에 차이가 생기게 하는지 여부의 관점에서 판단해야 하는 것이어서(대법원 2011. 3. 24. 선고 2010도12633 판결 등), 위 특허법원 판단과 같이 전체 중에서 공통점이나 차이점이 차지하는 비중도 고려요소가 될 수 있겠다.
이상과 같이 남양유업과 한국야쿠르트 간의 디자인 소송 내용을 살펴보았다. 디자인은 특허에 비해 상대적으로 쉽고 빠르게 권리를 확보할 수 있고 비용도 저렴한 편이다. 반면에 디자인권 효력은 특허권 효력에 비해 전혀 뒤떨어지지 않는다. 부디 위 3가지 팁을 고려하여 스타트업의 기술, 제품 보호 시 디자인 제도를 적극 활용할 수 있기를 바란다.
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