‘영탁’ 막걸리 상표·부정경쟁 분쟁에서 배울 점 3가지

이 글은 위포커스 특허법률사무소 이동환 변리사의 기고문입니다. 스타트업을 위한 양질의 콘텐츠를 기고문 형태로 공유하고자 하는 분이 있다면 벤처스퀘어 에디터 팀 editor@venturesquare.net으로 연락 주시기 바랍니다.

지난 7월 14일 ‘영탁’ 막걸리에 관한 민사소송 1심 판결이 선고되었다(2021가합565807). 재판부는 “예천양조는 ‘영탁’이라는 표지가 표시된 막걸리 제품을 생산, 양도, 대여, 수입 등을 해서는 안 되고, 이를 막걸리 제품의 포장 및 광고에 표시해서는 안 된다. 또한 이미 제조한 막걸리 제품에서도 해당 표지를 제거하라”고 판시하였다. 예천양조는 7월 25일 1심 판결에 불복하여 항소장을 제출한 상황이다.

일부 언론에서 상표권 분쟁이라고 표현하고 있으나, 정확히는 부정경쟁방지법에 따른 영업표지 분쟁에 해당한다. 트로트 가수 영탁 측(이하 ‘가수 영탁’)은 아직 막걸리와 직접적으로 관련된 ‘영탁’ 상표권(제33류, 제35류)을 확보하지 못하였다. 키프리스 조회 결과 화장품(제03류), 가방(제18류), 재킷(제25류), 과자(제30류)에 대한 ‘영탁’ 상표가 등록되었을 뿐이다. 막걸리 관련 ‘영탁’ 상표는 올해 5월 특허청 심사를 통과하여 출원공고되었지만, 예천양조 측이 7월 3일 상표 등록 저지를 위하여 이의신청을 한 것으로 보인다. 즉 가수 영탁은 아직 막걸리 관련 ‘영탁’의 상표권자나 전용사용권자가 아니므로, 예천양조에 대해 상표권 침해금지 소송을 제기할 수 없는 것이다.

그렇다면 이번 판결에서 언급되고 있는 영업표지는 무엇일까. 부정경쟁방지법(이하 ‘법’)은 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 정하고 있다(법 제2조제1호나목). 그러한 부정경쟁행위로 자신의 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 부정경쟁행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(법 제4조). 재판부는 ① 가수 영탁의 방송·공연 활동이 법에서 규정하는 [영업활동]에 해당한다, ② ‘영탁’이 일반인 대부분에게 인식될 정도의 우월적 지위를 취득하여 [널리 인식된 영업표지]에 해당한다, ③ 예천양조가 막걸리 제품과 선전광고물 등에 ‘영탁’을 사용함으로써 일반인이나 거래자가 둘 사이에 밀접한 관계가 있다고 혼동하게 했다고 판단한 것이다.

가수 영탁은 2020년 1월 23일 TV 조선 ‘미스터트롯’에서 ‘막걸리 한 잔’을 불렀다. 그 당시 가수 영탁은 막걸리 CF를 찍고 이후 소송까지 하게 될 줄 몰랐을 것이다. 1심 판결을 받는 데만 2년의 시간이 흘렀다. 사실 누구도 미래를 장담할 수는 없다. 하지만 조금만 신경 쓴다면 소송까지 진행하지 않을 수 있다. 또한 미처 신경 쓰지 못했더라도 바로잡을 수 있는 기회가 오기도 한다. ‘영탁’ 막걸리 사건을 통해 스타트업이 알면 좋은 점들을 정리해 보았다.

1. 신제품·신사업 명칭에 대한 상표권 확보

매스컴이나 SNS에 노출되었다고 무조건 인기와 관심을 얻는 것은 아니다. 하지만 단시간 내에 엄청난 인기와 관심을 얻게 될 가능성이 있는 것도 사실이다. 가수 영탁처럼 말이다. 따라서 새로운 제품이나 사업을 매스컴이나 SNS에 노출시킬 계획이 있다면, 관련 명칭에 대한 상표출원부터 하는 것이 바람직하다. 상표법은 선출원주의를 취하고 있기 때문에 먼저 출원하는 것이 중요하다. 많이 알려진 ‘덮죽’ 사건도 SBS ‘백종원의 골목식당’ 방송이 나가기 전에 상표출원을 신경 쓰지 못하여 일어난 일이다. 상표를 다시 찾는 데에 3년이란 시간이 걸린 점을 기억하도록 하자.

2. 공동사업을 진행할 경우 계약서에 지식재산권 항목 명시

타 업체와 공동으로 신제품 또는 신사업을 준비하는 경우도 있을 수 있다. 이때 계약서에 지식재산권 항목을 반드시 명시하도록 하자. 상표권을 비롯하여 특허권, 디자인권, 저작권을 포함한 지식재산권의 귀속이나 권리 확보를 위한 분담에 대해 구체적으로 정해두는 것이 바람직하다. 예천양조와 가수 영탁이 모델 계약을 체결할 당시 상표권에 대해 적절히 협의했었다면 어땠을까. 그 당시 상표권 내지 사용권에 대해 서로 조금씩 양보를 했다면, 양측의 관계가 지금처럼 악화되지 않았을 것이다.

3. 공동사업 중 상대 업체가 단독으로 상표 출원 시 대응방법

앞서 설명한 것처럼 예천양조 측이 가수 영탁 측의 막걸리 관련 ‘영탁’ 상표에 대해 이의신청을 한 것으로 보인다. 그 사유는 상표법 제34조제1항제20호일 가능성이 높다. 구체적으로 동업, 고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 출원한 상표는 등록될 수 없다는 조항이다. 예천양조와 가수 영탁은 2020년 4월부터 1년 동안 광고 모델 계약을 맺었다. 가수 영탁 측은 2020년 8월 19일 막걸리 관련 ‘영탁’ 상표를 출원하였는데, 위 계약에 따라 양측이 업무상 거래관계에 있는 것으로 판단된다면 가수 영탁 측도 막걸리 관련 ‘영탁’ 상표를 등록받을 수 없게 된다. 이처럼 공동사업 중 상대 업체가 단독으로 상표 출원을 하는 경우 예천양조 측처럼 대응할 수 있다. 상대 업체의 단독 상표 출원이 출원공고되기 전이라면 정보제공을, 출원공고된 후라면 이의신청을 각각 할 수 있다. 또한 상표등록까지 된 이후라면 무효심판을 청구할 수도 있겠다.

지금까지 ‘영탁’ 막걸리 상표·부정경쟁 분쟁을 살펴보았다. 예천양조 측은 가수 영탁의 저명성 때문에(상표법 제34조제1항제6호), 가수 영탁 측은 앞서 본 업무상 거래관계 때문에, 양측 모두 막걸리 관련 ‘영탁’ 상표권을 확보하지 못할 수도 있다. 이렇게 되면 양측 모두 실(失)이 크다. 부디 양측이 빠른 시일 내에 합의점을 찾기를 바란다. 또한 스타트업도 이번 분쟁을 통해 상표권 조기 확보 및 지식재산권을 고려한 계약서 작성의 중요성을 인식하였으면 하는 바람이다.

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