내 특허는 왜 거절될까?

특허상담을 진행하다 보면 많이 듣는 질문 중 하나가 “이 기술을 출원하면 특허 등록이 될까요?”라는 질문이다. 사전 지식이 없는 사람을 위해 좀더 풀어쓰면 “이 기술을 특허로 신청하면 특허청에서 심사를 통과해 특허로 인정받을 수 있나요?” 정도가 될 것이다.

특허로 인정받으려면 특허 신청에 해당하는 특허출원이 심사를 통과해야 한다. 심사는 특허청(특허청 심사관)이 수행하며 이 심사를 통과해야 비로소 특허 결정 및 등록이 이뤄질 수 있다.

특허요건 심사는 형식적 요건과 실체적 요건에 대해 진행된다. 형식적 요건에 대한 심사는 주로 서류가 법령이 정하는 요건에 맞추어 작성됐는지를 심사하는 것이고, 실체적 요건에 대한 심사는 권리로 청구하는 특허청구범위가 신규성과 진보성을 갖춘 것인지를 심사하는 것이다.

출원인 본인이 직접 작성해서 제출한 출원은 실체적 요건을 따져보기도 전에 형식적 요건 자체가 보완이 불가능할 정도로 미비한 경우가 많다. 이 경우 기술에 대한 심사를 제대로 받아보지도 못하고 거절될 수 있으므로 주의가 필요하다. 정상적으로 이뤄진 특허출원이라면 실체적 요건이 문제가 되는 경우가 대부분이다.

특허출원 후 거절이유가 기재된 의견제출통지서가 나오면 큰 잘못이라도 한 것 마냥 화를 내거나 변리사에게 항의를 하는 사람도 있다. 1번 이상 거절이유는 의례 나오는 과정이며 이 과정을 거치지 않은 특허가 오히려 드물다고 미리 설명을 해도 막무가내인 경우가 있다. 변리사로서 난감한 경우다. 서로의 이해를 돕기 위해 심사 과정에서 몇 가지 알아두면 하는 사항을 정리한다.

◇ 특허심사의 기본입장은 특허를 거절하는 것이다=설마라고 하는 분들도 있을 것이고, 특허출원 많이 하라고 매일 홍보하는 특허청이 어떻게 특허를 거절하는 기본입장을 가질 수 있냐고 반문하는 이들도 있을 것이다. 그렇지만 심사관이 어떤 경우에 특허를 거절할 수 있는지 깨알 같이 설명한 몇 백 페이지의 특허청 특허심사지침서를 살펴보면 엄살이 아님을 알 수 있다. 특허는 일단 거절된다는 기본입장을 순화해서 표현하면 엄격하게 특허요건을 심사한다는 정도로 표현할 수도 있겠다. 요지는 독점권을 쉽게 내주지 않겠다는 것이다.

특허권은 기본적으로 독점권이다. 독점은 타인의 이용을 배제하는 것이므로 기술 확산의 측면에서는 장애물이 된다. 그럼에도 불구하고 특허를 인정하는 것은 독점권 부여라는 혜택으로 인해 기술과 산업의 발전이 더 빨리 촉진된다는 계산이 깔려있다. 하지만 특허는 애초에 독점을 배격하는 시장경제와 배치되는 개념이다 보니 엄격한 심사를 통해서만 권리를 부여하겠다는 것이 기본입장으로 정립된 것이다.

◇ 의견제출통지서는 심사관 입장에서 거절이유를 기재한 문서다=특허심사의 기본입장은 그 과정에서 드러난다.

특허출원을 심사하는 심사관은 거절이유를 기재한 의견제출통지서(Office Action)를 1번 이상 출원인에게 발행한다고 봐도 무방하다. 이는 통계적으로도 증명된다. 거절에 대한 통계자료는 특허청에서 홍보자료(?)로 잘 이용될 수 없는 자료여서 세부내역을 찾으려면 약간의 노력이 필요하지만 특허청 홈페이지를 통해 찾을 수 있다.

2016년 기준 자료를 살펴보면 특허청이 심사한 17만여 건 중 16만여 건에 대해 의견제출통지서를 발행했다. 즉 대부분 출원에 대해 거절이유를 발행한 것이다. 반면 출원 후 거절이유 발행 없이 바로 특허결정이 이루어진 경우는 17만여 건 중 8,000여 건에 불과하다. 비율로는 5%에도 미치지 못하는 수치다. 미국의 경우 등록특허 1건당 통상 몇 번이 거절되는지를 알아보기 위해 OGR(Office Actions per Grant Ratio)이라는 지표를 사용하기도 하는데 대략 3.0 정도 수치를 나타낸다. 즉 특허 1건을 등록하는데 평균 3번 거절이유가 발행된다는 의미다. 어느 통계를 활용하건 “거절이유가 발행되는 것은 매우 자연스럽다” 정도로 정리할 수 있겠다.

※ 출처, 특허청 지식재산권 통계

종래기술과 동일하거나(신규성 흠결), 종래 기술들의 결합에 의해 쉽게 발명할 수 있다(진보성 흠결)는 취지의 거절이유가 가장 통상적이다. 몇 페이지에 걸친 심사관의 거절이유를 살펴보고 심사관의 의견에 깊은 공감(?)을 표현하며 출원을 쉽게 포기하려 하려는 출원인도 있다. 나라에서 특허를 안주겠다는데 별 도리가 있겠냐는 태도다. 언제부터 우리가 이렇게 순종적이었나? 이는 잘못된 접근방식이다. 대부분의 특허출원에 대해 거절이유가 발행된다는 사실을 받아들여야 한다. 의견제출통지서에 기재된 거절이유는 극복하고 반박해야할 대상이지 맞장구치며 수긍할 대상이 아니다.

◇ 필요에 따라 거절이유의 대응방법이 달라진다=거절이유에 대응하는 방법도 여러 가지다. 대응방법의 강도로 따지면 심사관 의견에 대해 오롯이 반박하는 방안이 강경한 대응 방안이고 심사관 의견 일부를 받아들이고 일부를 반박하되 특허청구범위를 수정하는 방안이 온화한 대응 방안이라고 할 수 있다.

강경한 대응의 기본적인 태도는 특허청구범위를 가급적 원안 그대로 등록시키겠다는 것이다. 따라서 심사관이 제시한 거절이유를 극복할 논리를 준비하고 1차 대응 이후 거절결정이 이뤄지는 것도 각오해야 한다. 이후 재심사청구, 거절결정불복심판청구, 특허법원 항소, 대법원 상고까지 심사결과를 번복시키기 위한 단계별 대응도 염두에 둬야 한다.

온화한 대응은 심사관의 의견을 가급적 존중하는 것이다. 이 경우 특허청구범위를 좁히더라도 등록 가능성에 무게를 두게 된다. 심사관의 의견 일부를 반박하되 특허청구범위를 종래기술과 차이가 명확해지도록 수정하고 독점권으로 요구하는 범위를 줄여 심사관이 특허등록 결정을 하는 데 있어서 심리적 부담을 경감시켜 주는 것이다.

강경한 대응과 온화한 대응 중 어느 것이 정답이라고는 할 수 없다. 특허를 받아야 하는 목적과 상황이 다를 뿐 아니라 비즈니스와의 연계성도 고려해야 하기 때문이다. 필요에 따른 전략적 선택이 요구되는 이유다.

거절이유에 대한 대응을 통해 등록되는 비율은 그 대응 강도에 따라 변화될 수밖에 없다. 기술의 우수성이 근본적으로 특허등록 가능성을 높이는 것을 부정할 수 없지만 거절이유에 대한 대응 강도 역시 특허등록 여부에 영향을 미친다. 우수한 기술이라도 강한 권리범위를 고수하는 경우 특허등록이 이루어지지 않을 수 있고, 상대적으로 사소한 기술이라도 권리범위를 양보함으로써 특허등록이 이뤄질 수 있다.

통계를 살펴보면 2016년 기준 심사대상인 17만여 건 중 10만여 건이 최종적으로 등록 결정되고 6만여 건이 거절 결정됐으니 등록률을 기계적으로 산출해 보면 대략 60% 수준이다.

※ 출처, 특허청 지식재산권 통계

◇ 심사관과 네고도 가능하다=공무원의 민원서비스에 대한 중요도와 관심이 높아지다 보니, 최근에는 심사 절차에서도 출원인의 편의를 고려하는 여러 제도가 도입되고 있다. 대표적인 제도들이 심사관 면담제도와 보정안 리뷰제도다. 이들은 심사과정에서 출원인의 적극적인 개입을 허용하는 제도다.

종전에는 거절이유에 대응하여 특허청구범위를 수정하는 보정을 진행할 때 심사관이 수정된 특허청구범위에 대해 특허결정을 할지 거절결정을 내릴지 사전에 확인받을 수 있는 방법이 없었다. 따라서 일단 보정서를 일단 제출하고 심사관의 처분만 기다려야만 했다. 그런데 최근에는 공식적인 심사관 면담이 허용되고 한발 더 나아가 특허청구범위 보정 안을 미리 제출해 특허등록 여부에 대한 심사관의 의견을 사전에 확인할 수 있는 제도도 도입됐다.

거절이유에 대한 대응 과정에서 특허등록 여부 및 권리범위를 심사관과 어느 정도 협의할 수 있는 여지가 생긴 것이다. 특허청구범위를 다소 양보하더라도 특허등록이 시급한 출원인은 위 제도를 적극적으로 활용할 필요가 있다. 추가 비용이 소요되더라도 불필요한 시간낭비와 불측의 거절결정을 피할 수 있기 때문이다.

특허심사는 특허가 가치를 인정받는 과정이다. 전문가들 사이에서는 심사 과정에서 거절이유가 발행되지 않고 바로 등록된 특허가 분쟁발생시 오히려 무효로 될 위험이 높아 좋지 않다는 의견이 많다. 거절이유로 단련되고 이를 극복하고 등록된 특허라야 비로소 맷집이 강한 특허로 인정받는 것이다. 내 특허는 왜 거절될까 고민하기 보다는 심사관의 거절이유를 어떻게 극복할까가 더 중요한 이유다.